四、复审程序

(一)商标申请驳回复审程序

《商标法》第34条规定,对驳回申请、不予公告的商标,商标局应当书面通知商标注册申请人。商标注册申请人不服的,可以自收到通知之日起15日内向商标评审委员会申请复审。商标评审委员会应当自收到申请之日起九个月内做出决定,并书面通知申请人。有特殊情况需要延长的,经国务院工商行政管理部门批准,可以延长三个月。当事人对商标评审委员会的决定不服的,可以自收到通知之日起30日内向人民法院起诉。

这里以大高粱公司与商标评审委员会商标申请驳回复审行政纠纷[23]案为例。

1.基本案情

2004年3月25日,刘某源向商标局申请注册“大高梁”商标(以下简称申请商标),指定使用在第33类烧酒、白酒等商品上。

2005年8月23日,商标局作出《商标驳回通知书》,决定驳回申请商标的注册申请。

刘某源不服,于2005年9月5日向商标评审委员会申请复审。在商标评审程序中,申请商标经商标局核准转让给大高粱公司。

刘某源于2005年9月5日申请复审时,并未提供关于证明申请商标经使用获得显著性的证据,且在其提交的《驳回商标注册申请复审申请书(首页)》中的“是否需要提交补充证据材料”一栏中勾选了“否”选项。但大高粱公司于2009年11月11日向商标评审委员会递交了一系列补充证据材料,即大高粱公司诉讼中所主张足以证明申请商标已经通过使用取得了显著特征的证据。

2009年11月9日,商标评审委员会作出被诉决定,认定申请商标属于《商标法》第11条第1款第2项规定的不得作为商标注册的标志,决定申请商标予以驳回。

大高粱公司不服,向法院提起行政诉讼。

2.判决内容

北京一中院认为,申请商标原申请人刘某源和大高粱公司均未在规定期限内提供补充证据材料,且刘某源在其于2005年9月5日提交的《驳回商标注册申请复审申请书(首页)》中的“是否需要提交补充证据材料”一栏中勾选了“否”选项。本案中大高粱公司所主张的证明申请商标通过使用获得显著性的补充证据的提交时间大大晚于《商标评审规则》第20条所规定的期限,其并非被诉决定作出的依据,对上述证据的证明力不作评述。刘某源及大高粱公司在商标评审程序中未提交符合程序和期限要求的证明申请商标通过使用获得显著性的证据,商标评审委员会认定商标申请人未提供证据证明申请商标已通过使用取得了显著特征并无不当。故判决维持被诉决定。

大高粱公司不服,向北京高院提起上诉。北京高院认为,商标评审委员会及一审法院认定刘某源及大高粱公司在商标评审程序中未提交符合程序和期限要求的证明申请商标通过使用获得显著性的证据,并无不当。故判决驳回上诉,维持原判。

3.案件评析

依据《商标法实施条例》第21条的规定,商标局对受理的商标注册申请,依照商标法及本条例的有关规定进行审查,对符合规定或者在部分指定商品上使用商标的注册申请符合规定的,予以初步审定,并予以公告;对不符合规定或者在部分指定商品上使用商标的注册申请不符合规定的,予以驳回或者驳回在部分指定商品上使用商标的注册申请,书面通知申请人并说明理由。

当商标局作出驳回诉争商标的申请决定后,商标注册申请人不服的,可以向商标评审委员会作出复审申请。商标评审委员会在收到申请后进行审查,审查范围除商标局驳回决定和申请人的申请复审事实、理由等外,若发现申请注册的商标有违反《商标法》第10条、第11条、第12条和第16条第1款规定情形的,而商标局并未将此作为决定理由的情况下,商标评审委员会可以直接援引上述条款对申请注册商标予以驳回,但是应当在作出复审决定前听取申请人的意见,给予其陈述的机会,避免审级损失而损害申请人合法权益。对此,《商标法实施条例》第52条就作出了明确规定,“商标评审委员会审理不服商标局驳回商标注册申请决定的复审案件,应当针对商标局的驳回决定和申请人申请复审的事实、理由、请求及评审时的事实状态进行审理。商标评审委员会审理不服商标局驳回商标注册申请决定的复审案件,发现申请注册的商标有违反商标法第十条、第十一条、第十二条和第十六条第一款规定情形,商标局并未依据上述条款作出驳回决定的,可以依据上述条款作出驳回申请的复审决定。商标评审委员会作出复审决定前应当听取申请人的意见”。

同时,参照《商标评审规则》第23条第1款的规定,当事人需要在提出评审申请或者答辩后补充有关证据材料的,应当在申请书或者答辩书中声明,并自提交申请书或者答辩书之日起三个月内一次性提交;未在申请书或者答辩书中声明或者期满未提交的,视为放弃补充证据材料。但是,在期满后生成或者当事人有其他正当理由未能在期满前提交的证据,在期满后提交的,商标评审委员会将证据交对方当事人并质证后可以采信。具体而言,若商标注册申请人不服商标局的决定,再向商标评审委员会提出复审后,可以在上述规定期限内另行补充提交证据,作为支持其复审请求的依据,但是不提交相关证据,亦不影响商标申请驳回复审案件的审理。

上述案例中,根据在案证据所载明的事实,申请商标原申请人刘某源和大高粱公司均未在规定期限内提供补充证据材料,且刘某源在其于2005年9月5日提交的《驳回商标注册申请复审申请书(首页)》中的“是否需要提交补充证据材料”一栏中勾选了“否”选项,虽然大高粱公司在2009年11月11日补充提交了申请商标通过使用获得显著性的证据,但是商标评审委员会已经根据商标申请人自述不再补充提交证据的情况,于2009年11月9日作出了被诉决定,故法院并未接受大高粱公司后续补充提交的证据作为评述被诉决定合法性的事实依据。

(二)商标不予注册复审程序

《商标法》第35条第3款规定,商标局做出不予注册决定,被异议人不服的,可以自收到通知之日起15日内向商标评审委员会申请复审。商标评审委员会应当自收到申请之日起12个月内做出复审决定,并书面通知异议人和被异议人。有特殊情况需要延长的,经国务院工商行政管理部门批准,可以延长六个月。被异议人对商标评审委员会的决定不服的,可以自收到通知之日起30日内向人民法院起诉。人民法院应当通知异议人作为第三人参加诉讼。

这里以附近网络公司与商标局、商标评审委员会其他商标行政纠纷[24]案为例。

1.基本案情

诉争商标由中佳公司于2012年2月16日向商标局申请注册,指定使用在第35类广告等服务上。2013年1月6日,诉争商标予以初步审定并公告。2013年4月3日元发公司、东沃公司分别对诉争商标提出商标异议申请。

2015年7月9日,商标局作出不予注册决定,认为:元发公司引证他人在先注册的第4322204号“福晋”商标在文字构成、含义、整体外观等方面具有一定区别,因而未构成近似商标。东沃公司提出的证据不足以证明其已先于“广告”等类似服务上实际使用“附近”商标并使之具有一定影响,且诉争商标文字为普通印刷字体,不构成著作权法意义上的作品。但是,本案中佳公司为商标代理机构,其将诉争商标申请注册在非代理服务上,违反了《商标法》第19条的相关规定。此外,“附近”一词用于指定服务上仅表示了所提供服务的地域范围,不具备区分服务来源的特征,违反了《商标法》第11条的规定。商标局决定:诉争商标不予注册。

商标局于2015年7月20日向中佳公司邮寄送达不予注册决定,邮寄地址为商标注册申请时的登记地址安徽省合肥市金寨路×××号新鸿安大厦五楼。2015年7月30日邮件被退回至商标局。2015年8月20日,商标局在第1468期《送达公告》上刊登了不予注册决定。2015年8月25日,一位名叫曾某平的人持有中佳公司的《介绍信》到商标局现场领取了不予注册决定。

2015年9月15日,中佳公司向商标评审委员会申请复审。2016年1月8日,商标评审委员会作出不予受理通知书,认定中佳公司申请时间超出法定期限,依照《商标法》第35条第3款的规定、《商标法实施条例》第57条第2款的规定,对其评审申请不予受理。

附近网络公司不服,向法院提起行政诉讼。

另查,2015年10月20日,中佳公司经核准变更企业名称为附近网络公司。

一审庭审时,附近网络公司对曾某平接受其委托于2015年8月25日已经领取到不予注册决定的事实不持异议。

二审诉讼中,附近网络公司认可商标局作出不予注册决定时中佳公司为在商标局备案的商标代理机构。

2.判决内容

北京知识产权法院认为,附近网络公司向商标评审委员会提出复审是向法院起诉的前置程序,而其以商标局和商标评审委员会为被告,针对商标局的不予注册决定涉及的审查适用法律问题提起诉讼,鉴于法律对商标授权确权行政案件的审查程序有明确的规定,因此,对附近网络公司的该项起诉事由不进行审查。与此同时,附近网络公司在起诉状中对商标局的送达程序提出了异议。此时,审查商标局送达程序是否合法,是否因商标局的送达有误造成当事人未在法定的期限内提出复审请求,进而导致商标评审委员会作出不予受理通知书存在错误,这是本案作为其他商标行政案件应该进行司法审查的范围。附近网络公司在公告期内实际签收了不予注册决定,其应当知晓诉争商标的审查状态,决定书中也写明如果对商标局的决定不服,附近网络公司可在收到决定书之日起15日内向商标评审委员会申请复审。但附近网络公司未按规定时间提出复审申请,表明其放弃了自己的复审请求权,其应自行承担相应的法律后果。因此,商标局的送达程序并未耽误附近网络公司的复审申请时间,商标评审委员会在商标局送达程序无误的情况下,依据法定复审期限的规定作出不予受理通知书是正确的。故判决驳回附近网络公司的诉讼请求。

附近网络公司不服,向北京高院提起上诉。北京高院认为,附近网络公司在收到不予注册决定后,选择了向商标评审委员会申请复审,但却超过法定期限,商标评审委员会不予受理其复审申请。由于附近网络公司自身原因导致不能启动不予注册复审程序,在商标评审委员会未对商标局的不予注册决定内容进行审查作出相应复审决定的情况下,人民法院无权对商标局作出不予注册决定是否程序违法、是否适用法律错误等问题进行司法审查。原审法院对此认定正确,亦不存在漏审附近网络公司起诉理由情形。附近网络公司的相关上诉理由不能成立。故判决驳回上诉,维持原判。

3.案件评析

2013年修正的《商标法》第35条对于异议复审申请的情形较2001年修正的《商标法》第33条进行了限缩规定,仅限于商标局作出不予注册决定的情况下,被异议人(被异议商标申请人)可以自收到商标局的决定后15日内向商标评审委员会申请复审。2019年修正的《商标法》该条款未作修改。

同时,《商标法实施条例》第53条亦对商标评审委员会针对商标不予注册复审的审查范围作出了明确规定,商标评审委员会审理不服商标局不予注册决定的复审案件,应当针对商标局的不予注册决定和申请人申请复审的事实、理由、请求及原异议人提出的意见进行审理。商标评审委员会审理不服商标局不予注册决定的复审案件,应当通知原异议人参加并提出意见。原异议人的意见对案件审理结果有实质影响的,可以作为评审的依据;原异议人不参加或者不提出意见的,不影响案件的审理。基于上述法规的规定,为了提高商标注册申请的审查效率与缩短授权周期,应当对商标异议不予注册复审的情形进行限缩,对审查范围也仅限于商标局不予核准注册决定和被异议商标申请人所提出的事实、理由和请求为限,只有原异议申请人所陈述的意见对案件审理结果存在实质性影响的,方某予以接受。

而且,根据《商标法实施条例》第10条的规定,商标局或者商标评审委员会向行政相对人送达各种文件的,可以邮寄、数据电文等方式,在上述方式均无法送达的,可以通过公告方式送达。然而,在此应当注意的是,《商标法》第35条第3款所规定的“十五日”申请复审的期限,是自行政相对人收到商标局作出不予注册决定的第二日进行起算,而并非当日起算。

因此,关于商标不予注册复审程序应当严格把握提起期限以及复审审查范围的规定,从而准确行使《商标法》所赋予的程序权利。

上述案例中,根据所载明的事实,商标局于2015年7月20日向中佳公司邮寄送达不予注册决定,同年7月30日邮件被退回至商标局。2015年8月20日,商标局在第1468期《送达公告》上刊登了不予注册决定。2015年8月25日,一位名叫曾某平的人持有中佳公司的《介绍信》到商标局现场领取了不予注册决定,则被异议人收到商标局不予注册决定的日期应当从2015年8月25日起算。2015年9月15日,中佳公司才向商标评审委员会申请复审,显然已经超过了《商标法》所规定的提出异议不予注册复审的法定期限,故商标评审委员会不予受理是正确的。在商标评审委员会不予受理并无不当的情形下,法院仅应当对该不予受理通知作出的合法性进行审查,而不能审查商标局作出不予注册决定的实体内容。

(三)商标权无效宣告复审程序

《商标法》第44条第2款规定,商标局做出宣告注册商标无效的决定,应当书面通知当事人。当事人对商标局的决定不服的,可以自收到通知之日起15日内向商标评审委员会申请复审。商标评审委员会应当自收到申请之日起九个月内做出决定,并书面通知当事人。有特殊情况需要延长的,经国务院工商行政管理部门批准,可以延长三个月。当事人对商标评审委员会的决定不服的,可以自收到通知之日起30日内向人民法院起诉。

根据上述法律的规定,若注册商标违反了《商标法》关于商标注册的相关规定,既可以由商标局主动依法宣告该注册商标无效,亦可以由当事人依申请向商标评审委员会申请无效宣告。然而,应当注意的是,商标局主动依法宣告注册商标无效的,更多体现为其对于商标注册秩序、市场经济环境的管理性职责,故仅限于对社会公共秩序和公共利益产生损害的情形,而针对注册商标侵害私权的情形,则不属于商标局主动予以宣告注册的范畴。具体而言,《商标法》第44条第1款规定,已经注册的商标,违反本法第4条、第10条、第11条、第12条、第19条第4款规定的,或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的,由商标局宣告该注册商标无效;其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。基于上述法律规范,严格划定了商标局予以宣告无效的具体适用情形。

同时,2013年修正的《商标法》第44条第2款明确了商标局主动宣告注册商标无效后,行政相对人后续的救济程序,即可以通过向商标评审委员会申请复审,并且最终提起行政诉讼的方式予以救济。相较于2001年《商标法》第41条并无相关规定,此次修法从程序设计表述上更加严谨,也与申请复审、异议不予注册复审等程序相互保持一致,给予行政相对人最大限度的程序救济权利的保障。2019年修正的《商标法》第44条第2款相较于2013年修正的《商标法》该条款并无变化。

(四)商标权撤销复审程序

《商标法》第54条规定,对商标局撤销或者不予撤销注册商标的决定,当事人不服的,可以自收到通知之日起15日内向商标评审委员会申请复审。商标评审委员会应当自收到申请之日起九个月内做出决定,并书面通知当事人。有特殊情况需要延长的,经国务院工商行政管理部门批准,可以延长三个月。当事人对商标评审委员会的决定不服的,可以自收到通知之日起30日内向人民法院起诉。

这里以雅客公司与商标评审委员会商标申请驳回复审行政纠纷[25]案为例。

1.基本案情

申请商标由雅客公司于2012年11月12日向商标局申请注册,指定使用在第32类“啤酒、果汁、汽水”等商品上。

引证商标的申请日期为2004年5月31日,经商标局核准注册,核定使用在第32类水(饮料)等商品上。

2013年10月11日,商标局作出商标驳回通知书,决定:驳回申请商标的注册申请。雅客公司不服,向商标评审委员会申请复审,请求核准申请商标的注册申请。

2014年3月24日,商标评审委员会作出被诉决定,认定:申请商标与引证商标构成使用在同一种或类似商品上的近似商标,同时至本案审理时,引证商标仍为有效商标,故决定:申请商标在指定使用的商品上的注册申请予以驳回。

雅客公司不服,向法院提起行政诉讼。

二审期间,雅客公司提交了商标局作出的商标撤三字〔2014〕第W000996号决定,证明引证商标因三年未使用被撤销。鉴于引证商标被撤销,其已不构成雅客公司申请“上水”商标注册的障碍。

2.判决内容

北京一中院认为,申请商标的注册申请构成2001年修正的《商标法》第28条规定所指的使用在同一种或者类似商品上的近似商标。而引证商标目前处于有效状态,其仍然是申请商标注册的在先权利障碍。故判决维持被诉决定。

雅客公司不服,向北京高院提起上诉。北京高院认为,由于引证商标目前处于有效状态,仍然是申请商标申请注册的权利障碍,故雅客公司主张引证商标权利状态不稳定,不能阻碍申请商标获准注册的上诉主张,缺乏法律和事实依据。故判决驳回上诉,维持原判。

雅客公司不服,向最高法院提起再审申请。最高法院认为,根据查明的事实,引证商标在二审判决之前未被依法撤销,二审法院据此认定引证商标“金上水”尚处于有效状态,并根据2001年修正的《商标法》第28条之规定,以申请商标“上水”与引证商标构成近似,若同时使用在相同或类似商品上,易使相关公众对商品来源产生混淆误认为由,维持一审判决及商标评审委员会的决定,驳回雅客公司的商标注册申请并无不当。故裁定驳回再审申请。

3.案件评析

我国采取在先申请商标注册制度,为激活商标在生产经营活动中的真正功效,发挥其识别商品或者服务来源的基本功能,故采取商标注册制的国家或者地区,通常均会规定商标注册权利人的使用义务。我国《商标法》第49条也规定了注册商标没有正当理由连续三年不使用的,任何主体均可向商标局申请撤销该注册商标。

商标局经审查后,决定是否维持该注册商标有效。行政相对人在商标局作出决定后,可以在收到决定后15日内向商标评审委员会申请复审。同时,在法定期限届满后,行政相对人对商标局作出的撤销注册商标决定不申请复审的,则撤销注册商标的决定予以生效。当商标局所作出的决定为撤销该注册商标的,则应当根据生效决定予以公告,该注册商标专用权自公告之日起终止。

上述案例中,虽然雅客公司提交了引证商标基于连续三年不使用被商标局予以撤销的决定,但是该决定在二审诉讼期间并未生效,且商标局亦未据此作出公告,引证商标权利人仍然存在提起后续复审的权利,在引证商标仍为有效的状态下,二审法院据此认定其仍然构成申请商标的在先权利障碍并无不当。

(五)商标续展及转让复审程序

《商标法》第40条规定,注册商标有效期满,需要继续使用的,商标注册人应当在期满前12个月内按照规定办理续展手续;在此期间未能办理的,可以给予6个月的宽展期。每次续展注册的有效期为10年,自该商标上一届有效期满次日起计算。期满未办理续展手续的,注销其注册商标。

商标局应当对续展注册的商标予以公告。

《商标法》第42条规定,转让注册商标的,转让人和受让人应当签订转让协议,并共同向商标局提出申请。受让人应当保证使用该注册商标的商品质量。转让注册商标的,商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标,或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标,应当一并转让。对容易导致混淆或者有其他不良影响的转让,商标局不予核准,书面通知申请人并说明理由。转让注册商标经核准后,予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权。 这里以陈某与商标局、国家工商行政管理总局其他商标行政纠纷[26]案为例。

1.基本案情

第1732839号“千禧娃及图”商标(以下简称争议商标)于2001年12月21日由东海县牛山镇千禧娃床垫厂申请注册,专用权期限至2012年3月20日。东海县牛山镇千禧娃床垫厂系个体工商户,经营者为程某荣。2005年3月,陈某作为原告向江苏省连云港市中级人民法院对被告程某荣、刘某中提起诉讼,要求确认争议商标归原、被告共同所有。后江苏省连云港市中级人民法院于2005年9月26日作出(2005)连知初字第6号民事判决,判决争议商标由陈某、刘某中共有。2013年1月13日,商标局作出《核准商标转让证明》,核准争议商标转让,受让人为陈某、刘某中,受让人地址:江苏省连云港市东海县牛山镇钢铁路64-×号。该证明注3记载:本证明受让人为多个时,第一人为代表人,受让人地址为代表人地址。

2012年4月11日,商标局收到陈某提交的争议商标续展注册申请。

2013年2月19日,商标局发出第一次补正通知书,内容为:“经审查,商标共有人未在续展申请书上签字,也未附有效身份证件(复印件)。对于此续展申请,如确认要续展的,应在本补正通知书后附代表人和共有人的续展申请书和代理委托书,并附有效身份证件(复印件)。请在收到本通知书之日起三十天内(不含往返邮程),按上述要求补正。未在规定期限内补正的,我局将对上述续展申请不予核准。对我局补正要求有不同意见的,请在本通知书背面予以说明,并将本通知书原件交回我局。”后商标局于2013年6月20日对该补正通知书进行了公告。

2013年11月11日、2014年4月24日和2015年5月22日,商标局分别发出了第二次、第三次、第四次补正通知书,并均予以公告。

2016年1月13日,商标局收到补正回文,内容为:“第1732839号商标共有人陈某、刘某中,因陈某办理商标续展时提供材料不齐全,未向共有人刘某中说清楚,导致商标多次补正,现补齐续展材料”,并附有刘某中的续展申请及身份证复印件。

2016年4月6日,商标局发出《商标续展注册证明》(以下简称续展证明),内容为:“兹核准第1732839号商标第20类续展注册。续展注册有效期至2022年03月20日。”

陈某不服商标局作出的续展证明,向国家工商行政管理总局(以下简称工商总局)申请复议。

2016年7月18日,工商总局作出工商复字〔2016〕363号《国家工商行政管理总局行政复议决定书》(以下简称复议决定),该决定认定:商标局对争议商标的续展申请尽到了形式审查义务,先后四次向陈某发出补正通知,在陈某补正了共有人刘某中续展申请材料的情况下,对争议商标作出核准续展证明符合《商标法》第40条的规定。故决定:维持商标局所作出的具体行政行为。

陈某不服复议决定,向法院提起诉讼。

2.判决内容

北京知识产权法院认为,陈某作为争议商标的共有人之一,在争议商标原有效期满后的宽展期内向商标局提交了商标续展注册申请书,商标局对相应材料进行审查并要求补充提交商标共有人的续展申请书等材料并无不当,符合对续展注册商标申请材料进行完备性审查的标准。考虑到本案中商标局在第一次补正通知书公告送达后的规定期限内未收到共有人的补正材料后,仍三次就争议商标的续展注册发出补正通知书,此行为实质上已对申请人的利益给予了极高程度的保障。且结合陈某提交的在案证据及当庭陈述,其并无放弃争议商标专有权的意思表示。综合以上考虑,商标局发出四次补正通知书的行为未违反法律规定,无明显不当。故判决驳回陈某的诉讼请求。

陈某不服,向北京高院提起上诉。北京高院认为,争议商标系由陈某、刘某中共同所有,争议商标原专用权期限至2012年3月20日。商标局于2012年4月11日收到陈某提交的争议商标续展注册申请,该日期介于《商标法》第40条第1款规定的争议商标届满后可予办理续展手续的六个月宽展期之内,商标局在收到续展申请后对争议商标是否应予续展启动审查程序并无不当。在陈某并未提交商标共有人即刘某中的签字及有效身份证明的情况下,其续展申请手续尚未齐备,商标局发出补正通知书要求补充提交相关申请材料,符合商标局对续展注册商标申请材料进行完备性审查的标准。行政复议的审查对象是被诉具体行政行为的合法性与合理性,陈某有关争议商标应由其单独所有的主张与本案被诉具体行政行为无直接关联,部分商标共有人提交商标续展申请亦不能导致商标共有状态的变更,陈某有关刘某中以自己的行为放弃了对争议商标的续展申请、刘某中对争议商标不应再享有商标权的上诉理由不能成立。故判决驳回上诉,维持原判。

3.案件评析

根据《商标法》第40条以及第42条的规定,我国商标续展以及转让采取核准制而非备案制,虽然商标法从程序条款设置上并未规定行政相对人若不服商标局关于续展或者转让作出行政行为的后续救济方式,但是从商标续展或者转让仍为行政行为范畴的视角,在《商标法》作为特别法并未进行规定的情况下,可以适用《行政诉讼法》以及《行政复议法》的相关规定即一般法予以适用。

商标权予以续展应当在《商标法》第40条所规定的期限内办理续展手续,向商标局提交商标续展注册申请书,并且确保该申请系商标权人真实意思表示,不得通过伪造、编造、篡改等方式进行续展。若对商标局是否予以续展的行政行为不服时,可以向国家工商行政管理总局申请复议或直接向人民法院提起行政诉讼。

同时,根据TRIPS 协议的规定,虽然商标权具有私权的属性,但是《商标法》第1条亦将保障消费者利益作为立法宗旨,故在商标转让过程中,出于防止因转让注册商标导致消费者对商品来源产生混淆误认或者损害公共利益的情形,故《商标法》作出了限制注册商标转让的两种例外情形,即一种为要求商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标,或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标,应当一并予以转让;第二种为对容易导致产生其他不良影响的转让,商标局不予核准。对此,《商标法实施条例》第32条第2款规定,注册商标专用权移转的,注册商标专用权人在同一种或者类似商品上注册的相同或者近似的商标,应当一并移转;未一并移转的,由商标局通知其限期改正;期满未改正的,视为放弃该移转注册商标的申请,商标局应当书面通知申请人。

《商标法实施条例》第33条规定,注册商标需要续展注册的,应当向商标局提交商标续展注册申请书。商标局核准商标注册续展申请的,发给相应证明并予以公告。该条例第18条第2款、第3款规定,商标注册申请手续齐备、按照规定填写申请文件并缴纳费用的,商标局予以受理并书面通知申请人;申请手续不齐备、未按照规定填写申请文件或者未缴纳费用的,商标局不予受理,书面通知申请人并说明理由。申请手续基本齐备或者申请文件基本符合规定,但是需要补正的,商标局通知申请人予以补正,限其自收到通知之日起30日内,按照指定内容补正并交回商标局。在规定期限内补正并交回商标局的,保留申请日期;期满未补正的或者不按照要求进行补正的,商标局不予受理并书面通知申请人。本条第2款关于受理条件的规定适用于办理其他商标事宜。

本案中,争议商标系由陈某、刘某中共同所有,争议商标原专用权期限至2012年3月20日。商标局于2012年4月11日收到陈某提交的争议商标续展注册申请,该日期介于《商标法》第41条第1款规定的争议商标届满后可予办理续展手续的六个月宽展期之内,商标局在收到续展申请后对争议商标是否应予续展启动审查程序并无不当。在陈某并未提交商标共有人即刘某中的签字及有效身份证明的情况下,其续展申请手续尚未齐备,商标局发出补正通知书要求补充提交相关申请材料,符合商标局对续展注册商标申请材料进行完备性审查的标准。虽然《商标法实施条例》第18条第2款规定期满未补正的或者不按照要求进行补正的,商标局不予受理并书面通知申请人,但是在商标共有的情况下,若仅因部分共有人未按时提交商标续展申请材料而对该续展申请不予受理,则将使其他已提交续展申请的商标共有人一同丧失商标专有权。商标共有制度的初衷在于使复数的权利人共同享有商标权,便利商标权利的行使。对于商标续展这类纯获益行为,更应从便利权利人的角度理解和适用法律。商标局作出的《核准商标转让证明》中亦载明,“受让人为多个时,第一人为代表人”。因此,商标共有人中的代表人提出商标续展申请,应当视为全部的商标共有人提出了商标续展申请。商标局审核商标续展申请,要求续展申请人提交全部商标共有人的主体证件等申请文件,是其作出核准续展决定的前提条件,亦属合理。若续展申请人未按要求提交上述文件,商标局书面通知其补正,符合法律规定。在现行商标法及相关法律法规并未限制商标局告知申请人补正次数的情况下,商标局就争议商标的续展手续补正事宜发出四次补正通知书,是对争议商标注册人实体权利的高度保障,并未对其程序利益和实体权利造成不利影响。

因此,商标局针对争议商标发出四次补正通知书的行为并无不当。同时,工商总局已经针对商标局作出的涉案行政行为合法性进行复议审查,且审查范围并无不当,应予确认。故本案的裁判结论是正确的。

(六)商标异议不予注册复审中止情形的认定

《商标法》第35条第4款规定,商标评审委员会在依照前款规定进行复审的过程中,所涉及的在先权利的确定必须以人民法院正在审理或者行政机关正在处理的另一案件的结果为依据的,可以中止审查。中止原因消除后,应当恢复审查程序。

这里以傅某南与商标评审委员会商标申请驳回复审行政纠纷[27]案为例。

1.基本案情

傅某南于2015年9月6日申请注册“菲凡”商标(以下简称申请商标),指定使用在第30类蜂蜜等商品上。索琅菲尔公司于2007年3月7日申请注册“非凡100及图”商标(以下简称引证商标),经核准注册在第30类非医用营养膏等商品上,专用权期限至2019年12月6日。

2017年4月5日,商标评审委员会作出被诉决定,认定申请商标与引证商标构成使用在同一种或类似商品上的近似商标,决定申请商标予以驳回。

傅某南不服,向法院提起行政诉讼。

2016年6月12日,商标局作出商标撤三字〔2016〕第W004928号《关于第5932829号第30类“非凡;100”注册商标连续三年不使用撤销申请的决定》,决定撤销引证商标在“蜂蜜;冰糖燕窝;秋梨膏;燕窝梨膏;桂圆膏;荔枝膏;非医用营养液;非医用营养胶囊”部分核定使用商品上的注册。

在一审庭审中,傅某南还主张其于2017年5月15日向商标局针对引证商标在“非医用营养膏;非医用营养粉”商品提出连续三年不使用撤销申请。同时表示本案应当中止审理。

2.判决内容

北京知识产权法院认为,引证商标截至被诉决定作出之日仍为有效注册的商标,故商标评审委员会以申请商标与引证商标构成使用在相同或者类似商品上的近似商标为由认定申请商标违反《商标法》第30条的规定符合法律规定。傅某南针对引证商标提出的连续三年不使用的撤销申请并非《行政诉讼法》及相关司法解释中相关条款规定的应予中止审理的法定情形。因此,傅某南关于本案应当中止审理的请求不能成立,不予支持。故判决驳回傅某南的诉讼请求。

傅某南不服,向北京高院提起上诉。北京高院认为,根据本案现有证据,引证商标现仍为在核定使用的“非医用营养膏;非医用营养粉”商品上有效且在申请商标申请日前核准注册的商标,可以作为申请商标核准注册的在先权利障碍。傅某南虽主张其对引证商标提出了连续三年不使用撤销的申请,但《商标法》《行政诉讼法》及相关司法解释对在商标授权案件中涉及人民法院或者行政机关正在审理、处理的另一案件的结果为确定在先权利法律状态的案件并未规定必须中止诉讼,根据本案具体情况,且考虑傅某南于2017年5月15日才对引证商标提出连续三年不使用撤销申请,一审法院对傅某南关于本案中止诉讼的请求不予支持并无不当。故判决驳回上诉,维持原判。

3.案件评析

《商标法》第35条第4款所规定的商标评审委员会在不予注册复审中应当中止的情形,主要是考虑异议申请人以诉争商标的注册申请侵犯其著作权、外观设计、企业字号权益等提出相关理由,但是涉案的在先权利可能基于权利有效性、权利归属等情形需要其他案件予以确定,此时为了充分保障诉争商标申请人的合法权益,确保其申请日期的优先性,商标评审委员会可以结合具体情况中止具体程序。根据上述法律的立法精神,在判断商标评审委员会是否应当中止不予注册复审程序时,需要符合以下要件:(1)在先权利的效力状态、权利归属等对诉争商标注册应否予以注册会产生实质性影响;(2)涉及在先权利确定的案件正在人民法院审理中或者行政机关处理中,并且相关案件直接对在先权利效力状态或者权利归属等会产生影响;(3)商标评审委员会不中止本案将导致诉争商标申请人权利无法得到救济。

同时,根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第87条第1款第6项的规定,在行政诉讼中,人民法院认为行政案件的审判须以相关民事、刑事或者其他行政案件的审理结果为依据,而相关案件尚未审结的,可以中止诉讼。人民法院在审理商标授权确权行政纠纷中,若在先引证商标效力确实不稳定,且已经进入诉讼程序的,此时可以裁定中止案件诉讼程序的审理。

上述案例中,傅某南于2017年5月15日才对引证商标提出连续三年不使用撤销申请,而商标评审委员会作出被诉决定的时间为2017年4月5日,且在二审判决作出之时,傅某南并未提交证据证明涉案引证商标已经处于无效状态,或者效力状态确实存在不稳定性并已进入诉讼程序,故一、二审法院未予中止本案审理并无不当。