二、显著性
问题：“怕上火喝”与“怕上火喝王老吉”是否有区别？前者可否申请注册为商标？“苹果”可否注册为商标？“微信”的显著性如何？
（一）概念和种类
显著性是商标申请注册的绝对事由。《商标法》第9条第1款的前半段规定：申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别。显著性又被称为“区别性”或“识别性”，是指用于特定商品或服务的标志具有的，能够将这种商品或服务的提供者与其他同种或类似商品或服务的提供者加以区分的特性。[23]商标的显著性，可分为固有显著性和获得显著性两种类型。《商标法》第11条规定，下列标志不得作为商标注册：（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；（二）仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；（三）其他缺乏显著特征的。前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。本条第1款是在固有显著性意义上分类，第2款是对获得显著性的规定，也是认定描述性标志的法律依据。
在固有显著性的标志中，可以按照显著性有无或强弱的不同，分为通用性词汇、描述性标志、暗示性标志、任意性标志、臆造性标志等五种标志。一般而言，标志本身与相关商品或服务关联程度越低，则相关公众将其作为商标进行认知的可能性越大，反之亦然。通用性词汇、描述性标志、暗示性标志、任意性标志、臆造性标志与商品或服务之间的关联度递减，显著性递增。这五种标志之间的界限比较模糊和复杂，因为某标志在彼商品上属于这种类型，到此商品上则是另一种类型，也因为该标志会随着实际使用的时间而变化到另外的类型，还因为该标志对彼群体是这个含义，到此群体可能是另外的含义，还因为一个商品的标志可能被用于不同用途。[24]
（二）通用性词汇
《商标法》第11条第1款第1项的情形，是有关通用名称的规定。通用名称是一类商品或服务的名称，用于指代一种商品或服务，是商品或服务本身的同义词（如“苹果”之于苹果），或者描述特定商品或服务的更为广泛的种类（如“水果”之于苹果），它传达了商品或服务的“基本性质”，或者特定商品或服务的类别。[25]单纯描述意义上的标志，可以通过实际使用获得显著性而获得注册，但是一个通用名称却无论如何也不可能通过实际使用转化为具有显著性的商标。美国法院在一个案件中指出，无论使用者在通用词汇上投入多少金钱和努力用于促进其商品的销售，也无论其对吸引公众关注多么成功，均不能剥夺该商品的竞争性生产者将该名称称呼该物品的权利。[26]
关于通用名称的认定，具体还可参见本书通用名称抗辩部分。
（三）描述性标志
描述性标志则对商品或服务的质量、原料、功能、用途、重量、数量等特点进行了直接描述，是《商标法》第11条第1款第2项规定的情形。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第11条规定，商标标志只是或者主要是描述、说明所使用商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量、产地等的，人民法院应当认定其属于《商标法》第11条第1款第2项规定的情形。由于相关公众对描述性标志的第一印象是商品特点的描述，它只有在获得第二含义并且“第二含义”成为“主要意义”的情况下，才具有显著性，才能获准注册。第二含义成为“主要意义”，是指第二含义超过本来含义，相关公众一看到就想到第二含义，而不再是本来含义。判断描述性标志的显著性的核心是区分其“本来含义”和“第二含义”。首先要对其定性，即其在属性上是描述性标志；其次要根据实际使用的证据判断是否具有“第二含义”及其是否超过了“本来含义”。
“怕上火喝”是否可以申请注册为商标？商评委认为，申请商标由文字“怕上火喝”构成，指定使用在“饮料制剂”等商品上，直接表示商品的功能、用途等特点，作为商标缺乏显著性，难以起到商标所具备的标识商品来源的作用。王老吉公司提交的证据多为“王老吉”相关宣传使用证据，前述商标的知名度不能当然及于申请商标，成为申请商标获得初步审定的当然依据。王老吉提交的证据不足以证明本案申请商标作为商标经过使用已具有可注册性。北京知识产权法院认为，“怕上火喝王老吉”作为完整广告进行宣传，而并未将“怕上火喝”与“王老吉”拆分使用，并且上述证据显示王老吉公司对“怕上火喝王老吉”的使用方式会使消费者将其作为广告语识别，而通常不会作为商标进行识别。[27]
（四）暗示性标志
暗示性标志没有直接描述产品特征，而是以某种方式加以暗示，消费者只有根据这种暗示发挥想象力，才能将这种标志与指代的特定商品或服务来源联系在一起。如将电子平板电脑叫作IPad。根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第11条，商标标志或者其构成要素暗示商品的特点，但不影响其识别商品来源功能的，不属于《商标法》第11条第1款第2项所规定的情形（描述性标志）。
描述性标志与暗示性标志之间的界限有些模糊，实践中很难区分。理论上进行区分的关键是，相关公众是否需要经过一定的联想才能想到标志与商品或服务之间的关系，如果相关公众借由标志本身可以直接认识到商品或服务的特点，那么这个标志就是描述性标志；如果不能做到直接认识到，而需要经过一定联想才能认识到商品或服务的特点，则这个标志是暗示性标志。孔祥俊教授认为，暗示性商标与描述性商标的具体区别可能涉及多种情形，但基本差别有二：一是商标构成要素对于商品特征的描述是否达到直接、具体和明确的程度，如果达到这种程度，该标志就会被当成对于商品的描述性表达，而不再被当作商标和不能识别商品来源；二是是否妨碍同业竞争者的正常使用，即如果将其当作商标，是否妨碍同业竞争者对其商品的正常描述。暗示性商标与描述性商标均涉及对于商品特性的描述，只是程度上有差异，也即由“量变”可引起“质变”。 [28]
就“微信”商标的显著性，二审法院认为中文“微信”二字指定使用在“信息传送、电话业务、电话通信、移动电话通信、电子邮件、传真发送、电信信息、提供全球计算机网络用户接入服务（服务商）、为电话购物提供电讯渠道、语音邮件服务”上。“微”具有“小”“少”等含义，与“信”字组合使用在上述服务项目上，易使相关公众将其理解为是比电子邮件、手机短信等常见通信方式更为短小、便捷的信息沟通方式，是对上述服务功能、用途或其他特点的直接描述，而不易被相关公众作为区分服务来源的商标加以识别和对待，因此，被异议商标在上述服务项目上缺乏显著特征。[29]但这种认定并非没有争议，有观点就指出，“微信”的含义显然表明其可能与通信等有关，但仅此而已，并未提供有关指定使用商品特定的更加具体充分的信息，且因为不涉及同业竞争者通常使用的表达词汇，不妨碍他人对于竞争产品的正常描述，因而具有最低限度的显著性，将其认定为直接描述性商标似乎理由不充分。[30]
（五）任意性和臆造性标志
任意性标志属于现有词汇，但与所指代的商品或服务之间没有任何关系，如将电脑取名为苹果。臆造性标志由经营者为指代商品或服务来源而臆造，不属于现有词汇。比如有一种胶卷的商标叫作柯达，“柯达”并非词典中的现有词汇。任意性标志和臆造性标志的固有显著性均较强，实践中的判断相对简单。
比如将“骆驼CAMEL及图”商标使用在第25类皮鞋、衬衫、服装、夹克（服装）等商品上，就是一种任意性的商标。有法院认为，骆驼系自然界存在的动物，以该动物形象作为商标使用其显著性较臆造性商标弱。商标标志可以是申请注册人臆造的标志，亦可为社会生活中已然存在的任意性标志，或者其他标志，而不同属性的标志其自身固有显著性存在一定差异，其中尤以臆造性标志的固有显著性最强，而任意性标志相对来说固有显著性次之。商标的显著性除固有显著性之外，亦可通过商业的使用、宣传而获得显著性。因此就显著性自身而言，应当区分固有显著性和使用获得的显著性（亦可称为“第二含义”），在二者共同作用的情况下确定特定标志的显著性高低，也就是显著性并非一成不变的，具有动态性。[31]
臆造性词汇是显著性最强的词汇，具有固有显著性。我国法院在实践中常将其作为分析工具，用于说明涉案商标的显著性以及被告使用该商标时的主观状态。如考虑到“PLASTIDIP”属于臆造性词汇，林官贵在与普莱斯提迪普公司的涂料、黏合剂商品类似的“油漆、颜料”等商品申请注册完全相同的诉争商标难谓巧合，相反则证明林官贵对普莱斯提迪普公司的“PLASTIDIP”商标应当有所了解。因此，林官贵在“油漆、颜料”等商品上申请注册与普莱斯提迪普公司“PLASTIDIP”商标一致的诉争商标，违反了《商标法》第32条关于“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定。[32]